Respina l'opposizione della società Di Portofino S.r.l.
Pubblicato il: 11/25/2022
Nel contenzioso, Pudel S.r.l. è assistita dall'avvocato Marina Stella Nerina Laurenza.
In data 16/12/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 310 769, Portofino Tonic Water. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio italiano No 1 583 501, Di Portofino S.r.l.. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b), RMUE.
Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza della richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.
La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio.
La divisione d’Opposizione conclude che le prove fornite dall’opponente non sono sufficienti a dimostrare che il marchio anteriore è stato utilizzato in modo effettivo e serio nel territorio di riferimento durante il periodo di riferimento per i prodotti coperti dal marchio anteriore.
Ne discende che l’opposizione deve essere respinta a norma dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, e dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE.