La cassazione riconosce tutela penale extra-merceologica ai marchi “Burberry Check” ed al “nastro Verde Rosso Verde” di Gucci
Pubblicato il: 6/23/2023
Lo studio Spheriens ha assistito con successo le società Burberry e Gucci nel procedimento penale innanzi alla Corte di Cassazione.
I giudici hanno riconosciuto la tutela penale extra-merceologica ai marchi “Burberry Check” ed al “nastro Verde Rosso Verde” di Gucci.
La Corte di Cassazione ha affermato che “la tutela penale di marchi celebri deve essere estesa a settori merceologici completamente estranei all’interesse del brand” ogniqualvolta “si rischi, secondo il giudizio del consumatore medio, la confondibilità dell’attribuzione del prodotto riproduttivo del marchio, del disegno o del modello originali e ‘forti’ perché ampiamente ‘notori’.
Il caso traeva origine dal sequestro di vari chilometri di nastro, asseritamente destinati al settore delle bomboniere, estraneo al core business delle due griffe, riproducenti dei segni ad imitazione dei marchi figurativi “Burberry Check” e “nastro Verde Rosso Verde”.
In primo grado, il processo si chiudeva con una assoluzione poiché il Tribunale di Massa, dopo aver affermato che i marchi in questione dovevano considerarsi “deboli”, e pertanto dotati di una tutela limitata, concludeva affermando che i nastri in sequestro riproducevano delle trame sufficientemente diverse.
Nella valutazione del Giudice massese un peso importante avevano due tesi difensive, riproposte anche nel giudizio di appello e in Cassazione secondo cui, per quanto concerne il “Burberry Check”, la società produttrice dei nastri avrebbe vantato un pre-uso lecito sul segno “Burberry Check”, limitatamente al settore delle bomboniere.
Il Tribunale di Massa, inoltre, non accordava alcuna importanza al fatto che la società inglese avesse registrato il suo marchio anche nella versione in “bianco e nero”, affermando che soltanto il segno nei caratteristici colori “rosso, beige e nero”, potesse godere di un ristretto ambito di tutela come marchio “debole”.
Quanto al “nastro Verde Rosso Verde” di Gucci veniva messa in dubbio la possibilità di registrarlo come marchio in quanto segno di “interesse pubblico”, poiché coincidente con il nastro che sorregge la onorificenza dei Cavalieri del Lavoro.
Di diametrale avviso la Corte di Appello di Genova che, in primo luogo, riconosceva la indiscussa celebrità e quindi “forza” distintiva dei marchi in questione, accordando peraltro tutela al marchio di Burberry in ogni variante di colore, in virtù della registrazione in “bianco e nero”.
Per quanto concerne il presunto preuso i Giudici Genovesi osservavano come la notorietà del marchio “Burberry Check”, quantomeno nei suoi colori caratteristici, risalisse agli anni Venti del secolo scorso, rendendo quindi di fatto illecito ogni eventuale preuso dell’imputato rispetto alla prima registrazione italiana del marchio risalente al 1986.
Per quanto riguarda, infine, il marchio “nastro Verde Rosso Verde”, la Corte di Appello Genovese escludeva che i nastri rinvenuti presso la impresa dell’imputato potessero essere destinati a rifornire l’ordine dei Cavalieri del Lavoro alla luce delle prove in atti.
La Corte di Cassazione, V Sezione penale, adita a seguito dei ricorsi delle difese dell’imputato e della sua società, pur dichiarando la prescrizione dei reati ed accogliendo il ricorso della società per i profili attinenti alla legge 231/2001, confermava nel merito la decisione di appello, respingendo le tesi sostenute in entrambi i ricorsi (sentenza n. 752/2023; Rep. 21640/23; del 2 marzo – 19 maggio 2023).
I Giudici di Legittimità, oltre a riconoscere la celebrità dei marchi in questione – per la Corte ormai fatto notorio – ribadivano come la tutela penale di un marchio celebre si estenda ad ogni categoria di prodotto, qualora la sua imitazione rischi di provocare inganno tra i consumatori e quindi ledere la fede pubblica.
La sentenza riteneva poi irrilevante il presunto preuso di un segno riproducente il “Burberry Check” nel settore delle bomboniere, perché anticipato dalla notorietà del segno di Burberry, oltre che non provato.
Non dava infine alcun rilievo neppure all’impedimento alla registrazione invocato da entrambi i ricorrenti, riguardo al marchio “nastro Verde Rosso Verde” quale simbolo di “interesse pubblico” e quindi non registrabile.
In conclusione, per la Suprema Corte “ciò che conta è la capacità del disegno, della forma o del modello” – riconosciuta ad entrambi i marchi storici di queste griffe – “di rappresentare un ‘segno distintivo’, la cui contraffazione pone in pericolo il bene della fede pubblica”.
Nel procedimento penale le società Burberry e Gucci sono state assistite dall’avvocato Gabriele Lazzeretti, uno dei soci fondatori dello studio Spheriens.